| Hay personas preocupadas con la interacción entre
marcas y nombres de dominio,
pero no creo que eso sea el motivo detrás de la mayoría de los reclamos. |
| El verdadero motivo es la codicia. Jan Postel, Entrevista a NetWorker, 1997. |
Hoy quiero contarles una historia personal que lamentablemente para mí no tiene
un final feliz y que motiva el tema de la columna de este mes. A comienzos
de este año participé en una disputa contra la CORFO por
un nombre de dominio (todochile.cl). Algunos
dirán que lo hago de picado como se diría en buen
chileno, pero aunque en parte pueda ser cierto subconcientemente, no me
importa, porque creo que en todos los fracasos uno gana
experiencia y es bueno dar a conocer las lecciones aprendidas, mis
reflexiones, una crítica constructiva, y
el impacto del resultado. Sin embargo, no incluiré
nombres, para proteger tanto a los inocentes como a los culpables.
Hace ya más de dos años, en enero del 2000, comenzó TodoCL, un buscador de todas las páginas Web chilenas. Inicialmente quería ponerle TodoChile, pero ese nombre estaba registrado por una persona natural que no renovó el dominio en Junio del 2001. Para esta fecha TodoCL ya era un spin-off de la Universidad de Chile y por ende registré el domino todochile.cl en su nombre a comienzos de Julio. Dos semanas más tarde, sin yo saberlo, la CORFO inscribía también este nombre lo que desembocó en una disputa por el mismo. CORFO quería el nombre de dominio para su programa Todo Chile de inversiones regionales que era previo a TodoCL, pero poco conocido por el público general, y que tenía una marca registrada todochile en cinco clases (16, 35, 36, 38, 42), la primera adjudicada en junio de 1999 y el resto en enero del 2000. Aquí hago una primera reflexión: ¿Por qué la CORFO no había hecho antes una revocación del nombre de dominio cuando estaba en desuso por una persona natural y prefirió disputárselo a una compañía emergente de tecnologías de búsqueda que justamente debería estar en uno de sus programas prioritarios de fomento? Toda una paradoja.
Después de conversar varias veces con la CORFO durante la mediación insistiendo en llegar a una solución consensuada antes de ir a un arbitraje, acordamos de palabra compartir el nombre de dominio, lo que comunicamos conjuntamente en un e-mail a NIC Chile. Sin embargo, había que solucionar el problema de que el registro debe quedar a nombre de una sola institución. Un día hábil antes de la primera audiencia de arbitraje, la CORFO me llamó diciendo que la contraloría interna no aceptaba compartir el nombre de dominio, pues el estado no podía compartirlo con un privado. Como yo había confiado en la palabra de un funcionario público, no me había preocupado ni siquiera de vetar tres nombres de la lista de árbitros ni de conseguir un abogado para la audiencia, posiblemente dos omisiones importantes que me dejaron la primera lección: aunque haya un acuerdo hay que realizar todos los trámites de un posible arbitraje. También sentí que tal vez debería ser más desconfiado, pero prefiero dar el beneficio de la duda.
El día de la audiencia llegué puntual. La CORFO, como correspondía por ser el demandante, no había pagado el costo asociado al arbitraje un día antes como estipulaba el árbitro. Esperamos diez minutos y el árbitro me dijo que ya que no llegaban me asignaría el dominio. Sin embargo, justo en ese momento, llegaron los abogados de la otra parte y argumentaron que no habían podido pagar porque necesitaban una boleta a priori para realizar el pago (¿se les habrá ocurrido que se podía pedir antes?). El árbitro dijo entonces que podía ser flexible y que esperaría hasta el día siguiente para el pago, pese a mis reclamos de que no me parecía correcto. En la conversación posterior me quedó claro que los abogados de la CORFO no tenían ningún antecedente acerca de mis conversaciones con su institución, ante lo cual yo mismo les entregué la relación de hechos que había preparado (la que no servía para la primera audiencia). Finalmente, el árbitro me recomendó que tomará un abogado, lo que hice unos días después.
Hago aquí una segunda reflexión: me parece perverso un sistema donde el árbitro tiene que decidir entre acatar al pie de la letra sus propias definiciones y no recibir un peso, o no acatarlas y recibir el costo del arbitraje. En mi opinión esto debiera estar claramente normado por NIC Chile para que no sea necesaria esta difícil disyuntiva profesional.
En Estados Unidos, el país de mayor experiencia tanto en el ámbito de nombres de dominio como de marcas, los factores que se consideran en una disputa por revocación (UDRP de ICANN), que no es exactamente lo mismo a una disputa por inscripción, son:
Aparte de los argumentos mencionados anteriormente, la CORFO insistió en argumentar que el nombre de dominio TodoCL había sido registrado por mi persona como particular y no por la compañía spin-off de la Universidad de Chile, y por ende sólo ella podía alegar derechos, ya que la universidad sería propietaria del buscador, pues no existía una relación contractual entre ambas partes. Nuevamente la misma paradoja: CORFO, una institución de fomento, parecía desconocer cómo se han creado gran parte de las compañías del Silicon Valley, que en la mayoría de los casos el sitio Web existe antes que la compañía misma, y que los estatutos de la universidad pública son tan arcaicos que no permiten que ella sea socia de un spin-off (la solución en este caso es una donación a posteriori). También se confunde que la investigación previa hecha en las universidades (Brasil y Chile) con el software, que fue desarrollado y financiado íntegramente fuera de la universidad, con lo que mal puede la universidad ser propietaria del buscador.
Otro argumento fue que no existía una equivalencia conceptual entre TodoCL y TodoChile. Cito textualmente: "creemos que tal aseveración no resiste análisis alguno, sólo agregaremos que suena demasiado pretencioso sostener que la libre asociación del nombre propio que posee nuestro país -Chile- con las letras cl resulte natural y espontánea en el mundo real". Aparte de ignorar los estándares de dos letras para códigos de países de las cuales Chile es signatario, dudo mucho que el mundo real no sepa a esta altura que significa cl, pues creo que la mayoría de los chilenos ha visto publicidad de sitios Web .cl. La CORFO añade: "Aunque tal vez así lo sea entre los internautas (o entre un puñado de los más ilustrados de ellos) deberá concedérsenos que para llegar a dicha equivalencia se necesita al menos un doble click mental." Si la CORFO cree que del 13% de los chilenos que tiene acceso a Internet, sólo algunos saben lo que significa .cl, entonces concedo que para la CORFO debe ser necesario pensar dos veces para entender la equivalencia. En particular, me pregunto qué imagina la CORFO que es el sitio Web "estado.cl".
Finalmente, el último párrafo de la CORFO dice textualmente: "hacemos presente cierta incomodidad que ha sentido esta parte, ...., de que no ha sido fácil ... optar por la vía arbitral ofrecida por NIC Chile, toda vez que el representante legal de la parte contraria es un miembro destacado del DCC de la Universidad de Chile que administra NIC Chile, más cuando se ha hecho representar por ......, quien además de integrar el cuerpo arbitral de NIC Chile, goza de poder judicial para actuar en estos autos en nombre y representación de la contraria." Creo que el lector puede juzgar por sí solo, pero con sólo unas líneas se siembra la duda sobre la ética de NIC Chile, mis abogados y mi persona, sin ninguna base. Me declaro eso si, culpable de haber buscado un estudio de abogados que entendiera de Internet, y alego de que tampoco para mí fue ni cómodo ni fácil aceptar que la CORFO no cumpliera un acuerdo previo.
Aquí obtuve mi segunda lección, la cual ya conocía, pero fue reforzada: para algunos lo importante es ganar, no importando los argumentos, aunque se falte a la verdad o se pase a llevar a terceros. Los árbitros deberían penalizar este tipo de argumentación y forzar una competencia justa (fair play), más aún viniendo del Estado, la contraparte de la cual uno espera el mayor de los respetos.
Al final, el mejor derecho al nombre de dominio, según el fallo arbitral, lo tenía la CORFO. A continuación analizamos los argumentos principales.
El árbitro expresa "los derechos de propiedad constituidos sobre las marcas registradas, sí deben primar sobre el simple uso que terceros hagan de una denominación, aún cuando ese uso no sea ilegítimo. Lo anterior, por cuanto el derecho de propiedad que tiene el titular de una marca registrada, garantizado por la Constitución y la Ley, le permite utilizarla en forma exclusiva y esa utilización también debe ser posible en los medios electrónicos como la Internet.". Esta conclusión tiene un pequeño problema: qué pasa si dos o más compañías tienen la misma marca en distintas clases, ya que las marcas no son únicas, ¿quién debería registrar el nombre de dominio?. El árbitro añade "Hoy en día, esta conclusión resulta completamente indiscutida universalmente, si se trata de una marca comercial notoria", lo que no es cierto en este caso.
El árbitro más adelante argumenta que "siguiendo el análisis efectuado por el informe del Consejo de Defensa del Estado ningún particular tiene derecho sobre el nombre Chile, que es un derecho personalísimo del Estado y atributo de su soberanía." Más tarde continúa con "se concluye que, para ser aplicada a un nombre de dominio, con las características ya descritas, la expresión -todo- resulta insuficiente para dar forma a un nombre de fantasía, unido a la palabra Chile." Finalmente, concluye que "si bien la actividad de intentar vincular la mayor cantidad de sitios web de un país a un buscador no es ilegítima ni ilegal, el que un particular pretenda apropiarse de la voz Chile es contrario al derecho público chileno". Esto es una incongruencia en un sistema donde más de 1000 empresas privadas tienen registradas marcas que contienen la palabra Chile, incluyendo, si señor, ¡la marca Chile!.
Actualmente hay más de 3400 dominios .cl registrados y más de 700 dominios en trámite que usan la palabra Chile (un poco más del 5% de los dominios .cl). Una gran cantidad de ellos usan palabras comunes más la palabra Chile, tales como abogados, aguas, avisos, banco, buses, carnes, vinos, etc., por mencionar algunas. Aquí hago mi tercera y última reflexión: ¿Tiene sentido que el Estado tenga mejor derecho a todos estos nombres de dominio, más aún si no puede reglamentar otros ámbitos de Internet como los nombres .com o .net?. Más aún si como ya vimos esto tampoco es cierto en el registro de marcas. Creo que este tipo de precedentes son dañinos para la Internet chilena y muestran que es necesario discutir mucho más estos temas antes de tomar decisiones basadas en sistemas legales que no han evolucionado en el tiempo con la rapidez necesaria.
Si tiene preguntas o sugerencias, envíe e-mail a rbaeza@dcc.uchile.cl